Netscape Communications Corp. gegen Konrad -Netscape Communications Corp. v. Konrad

Netscape Communications Corp. gegen Konrad
US-CourtOfAppeals-FederalCircuit-Seal.svg
Gericht Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den Bundesbezirk
Vollständiger Fallname Netscape Communications Corporation, Microsoft Corporation und America Online, Inc. gegen Konrad
Beschlossen 9. Juli 2002
Zitat(e) 295 F.3d 1315 ; 63 USPQ2d 1580
Anamnese
Vorherige Maßnahme(n) Urteil des Klägers, Netscape Communications Corp. v. Konrad , Nr. 00-20789 ( ND Cal. 2. Apr. 2001) (Feststellung der US-Patente Nr. 5,544,320, 5,696,901 und 5,974,444 für die öffentliche Verwendung und Kommerzialisierung vor dem Gerichtsdatum ungültig)
Folgeaktion(en) Probe verweigert, 2. August 2002
Halten
Konrads Patente sind in den USA nicht zum Patentschutz berechtigt, da sie mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag des Patents öffentlich verwendet und vermarktet wurden.
Hofmitgliedschaft
Richter sitzend Haldane Robert Mayer , Pauline Newman , Sharon Prost
Angewandte Gesetze
35 USC  § 102
Schlüsselwörter
Bar zum Verkauf , Patent

Netscape Communications Corp. v. Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002), war eine Entscheidung des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit . Es bestätigte, dass die öffentliche Nutzung oder Kommerzialisierung einer Erfindung mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag den Erfinder seine Patentrechte kosten wird(siehe auch 35 USC  § 100-105 ). Der Erfinder in diesem Fall war Allan M. Konrad, einMitarbeiter des Lawrence Berkeley National Laboratory, der ein Verfahren zum Zugreifen und Durchsuchen von Datenobjekten, die auf einem entfernten Computer gespeichert sind, entwickelt und implementiert hat (US-Patente 5.544.320; 5.696.901; 5.974.444). Netscape hat Konrads Patente vor dem US-Bezirksgericht für ungültig erklärt,unmittelbar nachdem Konrad eine Patentverletzungsklage gegen Netscape-Kundeneingereicht hatte. Das Bezirksgericht kam zu dem Schluss, dass die Patente von Konrad ungültig waren, weil sie die Zulassungskriterien für die öffentliche Nutzung und den Verkauf an die Anwaltskammer von 35 USC  § 102b nicht erfüllten. Das Landgericht stellte insbesondere fest, dass Konrad (1) seine Erfindung gemeinfrei gemacht hat, indem er sie anderen ohne Geheimhaltungsvereinbarung vorgeführt hat,und (2) versucht hat, sie an andere juristische Personen zu verkaufen, beides mehr als ein Jahr bevor er die Anmeldung beantragt hat das Patent. Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung des Bezirksgerichts aus den gleichen Gründen.

Hintergrund

Alan M. Konrad besitzt die US-Patente 5.544.320; 5.696.901; 5.974.444; Alles in Bezug auf ein System zum Zugreifen auf und Durchsuchen einer Datenbank auf einem entfernten Computer. Am 8. Februar 2000 reichte Konrad beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas eine Patentverletzungsklage gegen neununddreißig Kunden der Netscape Communications Corp. ein , darunter Microsoft Corp. und America Online, Inc. Netscape, die im Interesse von Kundenbeziehungen, beantragte beim US District Court for the Northern District of California , die Patente von Konrad durch ein Feststellungsurteil für ungültig zu erklären . Netscape argumentierte, dass Konrads System vor dem 8. Januar 1992 im öffentlichen Gebrauch und im Handel war – genau ein Jahr bevor er das erste Patent für diese Erfindung anmeldete. Gemäß 35 USC  § 102b ist ein Patent gültig, es sei denn, "die Erfindung wurde mehr als ein Jahr vor dem Datum des Patentanmeldung in den USA". Netscape setzte sich in seiner Argumentation durch; am 18. Juni 2001 entschied das Bezirksgericht das Patent für nichtig. Konrad legte daraufhin Berufung beim US-Berufungsgericht für den Bundesberufungskreis ein .

Fakten

Konrad begann seine Anstellung 1977 am Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Am 8. September 1990 testete Konrad eine Methode zum Durchsuchen einer Datenbank, die sich auf einem entfernten Computer befindet. Kurz darauf gab Konrad seine Erfindung dem Patentamt von LBNL (Oktober 1990) bekannt, reichte jedoch erst am 8. Januar 1993 das erste seiner drei Patente ein, wodurch ein 8. Januar 1992 (dh ein Jahr zuvor) für die Öffentlichkeit bekannt wurde Verwendung und Verkauf gemäß 35 USC  § 102b . In der Zeit zwischen dem ersten erfolgreichen Test und dem Verabschiedungsdatum demonstrierte Konrad seine Erfindung dem Computerpersonal der University of California, ohne dass diese eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen mussten , und bot an, seine Erfindung für die Verwendung im University Research Association Superconductor Super Collider Laboratory und Stanford Linear anzupassen Accelerator Center gegen Geld.

Probleme

In seiner Berufung argumentierte Konrad, dass das Landgericht zu Unrecht von der Ungültigkeit seiner Patente ausgegangen sei. Insbesondere argumentierte er, dass er seine Patente vor dem kritischen Datum nicht öffentlich verwendet oder versucht habe, sie zu verkaufen, wie in 35 USC  § 102b gefordert . Nach dem rechtlichen Präzedenzfall in Petrolite Corp. v. Baker Hugher, Inc. wurde eine Erfindung öffentlich verwendet, wenn sie von "einer anderen Person als dem Erfinder, die keiner Beschränkung, Beschränkung oder Geheimhaltungspflicht gegenüber dem Erfinder unterliegt" verwendet wurde. . Nach einem Rechtsvorfall in Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc. wurde eine Erfindung zum Verkauf angeboten, wenn sie "das Niveau eines kommerziellen Verkaufsangebots erreicht, das die andere Partei in einen verbindlichen Vertrag einbringen könnte". durch einfache Annahme." Darüber hinaus muss der Verkauf zwischen zwei separaten juristischen Personen pro In re Caveney erfolgen .

Öffentliche Nutzung

Konrads Argumentation

Konrad gab zu, seine Erfindung vor dem kritischen Datum demonstriert zu haben, ohne seinem Publikum ausdrücklich mitzuteilen, dass es vertraulich sei. Unabhängig davon argumentierte Konrad, dass diese Demonstration aus drei Gründen die Kriterien für die öffentliche Nutzung nicht erfüllt. Erstens argumentierte er, dass die Erfindungsoffenlegung, die er vor der Demonstration an das LBNL-Patentamt machte, eine implizite Erwartung der Vertraulichkeit ermöglichte , da LBNL und das Demonstrationspublikum beide vom US-Energieministerium finanziert wurden . Zweitens argumentierte er, dass die Vorführung ein Experiment sei und daher nicht als öffentliche Nutzung nach dem in der Rechtssache Baxter gegen Cobe aufgestellten Recht angesehen werden könne . Schließlich argumentierte er, dass er nicht jede Einschränkung seiner Erfindung offengelegt habe.

Entscheidung des Gerichts

Das Berufungsgericht wies alle drei Argumente von Konrad zurück. Zunächst stellte das Gericht fest, dass, obwohl Konrad seine Erfindung LBNL offengelegt hat, eine gemeinsame Finanzierungsquelle nicht ausreicht, um die Vertraulichkeitserwartung zu erfüllen. Insbesondere verlangt der Vertrag zwischen LBNL und dem US-Energieministerium, dass LBNL „für den Schutz von Regierungseigentum sorgt“, „geschützte Daten schützt“ und „schriftliche Offenlegungen vorsieht“, sagt jedoch nichts über die Vertraulichkeit des US-Energieministeriums geförderte Projekte.

Zweitens kam das Gericht zu dem Schluss, dass Konrads Demonstration nicht als Experiment angesehen werden kann, weil er "keine objektiven Beweise für die experimentelle Verwendung" erbracht habe. Konrad versäumte es nämlich, „Prüfprotokolle zu führen“ und hatte in einigen Fällen nicht die volle Kontrolle über seine Erfindung – er ließ die Leute sie ausprobieren, ohne sie zu überwachen. Tatsächlich benutzte das Gericht Konrads eigene Aussage, dass der Zweck der Demonstration "da war, die Leute davon zu überzeugen, dass ... es ein tragfähiges Projekt gab", um zu dem Schluss zu kommen, dass seine Absicht darin bestand, Unterstützung zu gewinnen und nicht zu experimentieren.

Schließlich kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Unterschied zwischen der Offenbarung und der tatsächlichen Erfindung für eine Person mit angemessenen technischen Fähigkeiten offensichtlich gewesen wäre, auch wenn Konrad möglicherweise nicht jede Einschränkung offenbart hat. Dies, so behauptete das Gericht, wurde durch die Rechtsprechung von Lough v. Brunswick Corp. gestützt . Hier nutzte das Gericht Konrads eigene Aussage, dass der in der tatsächlichen Erfindung verwendete Starter-Client „sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit Softwareprogramm-Icons“ ist erstellt, um ein Programm schnell zu starten" und lässt sich daher leicht aus der Demonstration mit Initialisierung über ein Terminal ableiten.

Bar im Angebot

Konrads Argumentation

Konrad gab zu, angeboten zu haben, seine Erfindung gegen eine Entschädigung für den Einsatz in der University Research Association Superconductor Super Collider Laborator und dem Stanford Linear Accelerator Center anzupassen. Konrad argumentierte jedoch, dass dies kein Verkauf sei, da diese Labore genau wie sein Arbeitgeber LBNL vom Energieministerium finanziert wurden und daher dieselbe juristische Person sind. Dann, wie in In re Caveney etabliert , argumentierte er, dass das Angebot kein Verkauf sei, sondern ein bloßes "Buchhaltungsinstrument, das verwendet wird, um den Transfer von Forschungsgeldern zwischen zwei Labors des Energieministeriums zu verfolgen".

Entscheidung des Gerichts

Das Berufungsgericht wies das Argument von Konrad zurück. Rechtliche Präzedenzfälle verlangen, dass in Fällen, in denen Verkäufer und Käufer von derselben Einrichtung finanziert werden, das Vorliegen eines Verkaufs davon abhängt, ob die Finanzierungsstelle die Veröffentlichung untersagen kann. In diesem Fall kam das Gericht jedoch zu dem Schluss, dass das Energieministerium nicht genügend Kontrolle über die Labore ausübt, um sie daran zu hindern, die Erfindung an die Öffentlichkeit zu bringen: „Alles deutet darauf hin, dass das DoE bestimmte Projekte im Lawrence Berkeley Laboratory finanziert hat Supraleitende Super Collider Laboratory und Stanford Linear Accelerator Center , aber nie eine solche Kontrolle über sie ausgeübt haben, dass sie alle Teil derselben Einheit wären."

Einschlag

Getrennte Einheiten

Die Anwendung der Verkaufssperre setzt voraus, dass Käufer und Verkäufer „getrennte Einheiten“ sind. Vor diesem Fall wurde jedoch von den Gerichten als sehr vage angesehen, was getrennte Einheiten darstellt. Tatsächlich hatten Gerichte traditionell einen Test der „Gesamtheit der Umstände“ (einer, bei dem alle Tatsachen untersucht wurden) verwendet, um festzustellen, ob Käufer und Verkäufer tatsächlich getrennte Einheiten sind. Eine wesentliche Auswirkung dieses Falls war, dass klargestellt wurde, was es bedeutet, getrennte Einheiten zu sein. Insbesondere formulierte das Berufungsgericht von Netscape wie folgt einen Test, um festzustellen, ob Käufer und Verkäufer tatsächlich zwei getrennte Einheiten sind:

Wenn, wie in diesem Fall, beide Parteien eines angeblichen kommerziellen Verkaufsangebots Forschungsgelder von derselben Einrichtung erhalten, kann es schwieriger sein, festzustellen, ob der Erfinder versucht, seine Erfindung zu kommerzialisieren. Ob eine Sperre vorliegt, hängt demnach in solchen Fällen davon ab, ob der Verkäufer den Käufer so kontrolliert, dass die Erfindung nicht in der Hand der Öffentlichkeit bleibt.

Trotz der Klarstellung erfordert der Test immer noch eine faktenbasierte Analyse des Ausmaßes, in dem eine Entität die andere "kontrolliert". In Netscape wurde die Tatsache, dass das Energieministerium die nationalen Labore nicht an eine Vertraulichkeitsvereinbarung hält (zumindest nicht für nicht finanzierte Projekte), als mangelnde Kontrolle angesehen.

Verweise

Externe Links