Hotchkiss v. Greenwood - Hotchkiss v. Greenwood

Hotchkiss v. Greenwood
Siegel des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten
Argumentiert vom 5. bis 6. Februar 1851
Beschlossen vom 19. Februar 1851
Vollständiger Fallname Julia P. Hotchkiss, Executrix von John G. Hotchkiss, verstorben, John A. Davenport, und John W. Quincy, Kläger in Irrtum gegen Miles Greenwood und Thomas Wood, Handelspartner unter dem Namen M. Greenwood & Co.
Zitate 52 US 248 ( mehr )
11 Wie. 248; 13 L. Ed. 683; 1850 US LEXIS 1507
Gerichtsmitgliedschaft
Oberster Richter
Roger B. Taney
Assoziierte Richter
John McLean   · James M. Wayne
John Catron   · John McKinley
Peter V. Daniel   · Samuel Nelson
Levi Woodbury   · Robert C. Grier
Fallgutachten
Mehrheit Nelson, zusammen mit Taney, McLean, Wayne, Catron, McKinley, Daniel und Grier
Dissens Woodbury

Hotchkiss gegen Greenwood , 52 US (11 How.) 248 (1851), war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, der die Einführung des Konzepts der Nicht-Offensichtlichkeit als Patentierbarkeitsanforderung sowie die Angabe des anwendbaren Rechts in das US-Patentrecht zugeschrieben wurde Standard zum Bestimmen seiner Anwesenheit oder Abwesenheit in einer beanspruchten Erfindung.

Der Test des Hotchkiss- Falls kann beschrieben werden als: ob zum Zeitpunkt der Herstellung der beanspruchten Erfindung die Unterschiede zwischen den Merkmalen der beanspruchten Erfindung und den Dingen, die Fachleute bereits wussten, so waren, dass es gewesen wäre innerhalb des Könnens eines gewöhnlichen Handwerkers auf diesem Gebiet, diese bekannten Merkmale zu kombinieren, um die beanspruchte Erfindung herzustellen.

Genauer gesagt, wie in der Hotchkiss- Stellungnahme selbst angegeben:

Es sei denn, mehr Einfallsreichtum und Können. . . waren erforderlich . . . Als es ein gewöhnlicher Mechaniker besaß, der mit dem Geschäft vertraut war, fehlte das Maß an Geschick und Einfallsreichtum, das wesentliche Elemente jeder Erfindung ausmacht. Mit anderen Worten, die Verbesserung ist die Arbeit des geschickten Mechanikers, nicht die des Erfinders.

Hintergrund

John G. Hotchkiss, John A. Davenport und John W. Quincy erhielten das US-Patent Nr. 2197 zur Herstellung oder Herstellung von Knöpfen aus Töpferton oder Porzellan. Das Patent behauptete, dass sie:

erfand ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Knöpfen für Schlösser, Türen, Schrankmöbel und für alle anderen Zwecke, für die Holz- und Metallknöpfe oder andere Materialknöpfe verwendet werden. Diese Verbesserung besteht darin, die Knöpfe aus Töpferton herzustellen, wie sie in jeder Art von Keramik verwendet werden; auch aus Porzellan; Der Vorgang ist der gleiche wie beim Töpfern, indem geformt, gedreht, gebrannt und verglast wird. . . . Die Arten, sie für ihre Anwendung an Türen, Schlössern, Möbeln und anderen Verwendungszwecken anzubringen, werden sein. . . Hauptsächlich nach einem Prinzip, nämlich dem Hohlraum, in den die Schraube oder der Schaft eingesetzt ist, durch den sie befestigt werden, am größten am Boden seiner Tiefe, in Form eines Schwalbenschwanzes, und einer darin gebildeten Schraube durch Eingießen von Metall ein verschmolzener Zustand.

Der patentierte Türknauf - von US-Pat. Nr. 2197

Der Ton- oder Porzellanknopf an sich war offenbar vor der Erfindung und dem Patent in den Vereinigten Staaten bekannt und wurde verwendet, und der Schaft und die Spindel, an denen der Knopf befestigt ist, einschließlich der Verwendung des Schwalbenschwanzes und der Infusionen von geschmolzenem Metall , waren auch so bekannt und verwendet. Aber der Schaft und die Spindel, so behaupteten die Erfinder, waren noch nie zuvor an einem Knopf aus Töpferton oder Porzellan (und nicht an einem Metall- oder Holzknopf) befestigt worden.

Entscheidung des Untergerichts

Gerechtigkeit John McLean - 1849

In Hotchkiss v. Greenwood , 12 F. Cas. 551 (CCD Ohio 1848) bestätigte das Circuit Court für Ohio ein Urteil der Jury für die Angeklagten. Richter John McLean , der als Kreisrichter saß, präsidierte. Das umstrittenste Thema, das später Gegenstand der Berufung war, war der Antrag der Kläger auf Anklage gegen die Jury, den McLean mit folgenden Worten ablehnte:

[Wenn der] Schaft und die Spindel noch nie zuvor an einem Knopf aus Töpferton oder Porzellan befestigt worden wären und wenn es Geschick und Gedanken und Erfindungen erfordert hätte, den genannten Knopf aus Ton an dem Metallschaft und der Spindel zu befestigen, so dass dies auch der Fall wäre fest vereinen und einen soliden und substanziellen Herstellungsgegenstand herstellen, und wenn der so befestigte Knopf aus Ton oder Porzellan ein Artikel war, der besser und billiger war als der bisher aus Metall oder anderen Materialien hergestellte Knopf, so war das Patent gültig.

McLean wies die Jury im Gegenteil an:

[I] f Knöpfe der gleichen Form und für die gleichen Zwecke wie die von den Klägern in ihren [Patent] Spezifikationen beschriebenen, aus Metall oder anderem Material hergestellten, waren in den Vereinigten Staaten vor der angeblichen Erfindung bekannt und verwendet worden und Patent der Kläger, und wenn die Spindel und der Schaft in der von den Klägern verwendeten Form vor dieser Zeit öffentlich bekannt und in den Vereinigten Staaten verwendet worden waren und bisher mittels des Schwalbenschwanzes und der Infusionen an Metallknöpfen befestigt worden waren aus geschmolzenem Metall, wie es in der Spezifikation der Kläger festgelegt ist, die an dem Knopf aus Töpferton oder Porzellan befestigt werden sollen, so dass, wenn der Knopf aus Ton oder Porzellan der bloße Ersatz eines Materials für einen anderen ist, und der Spindel und Der Schaft muss so sein, wie er bisher gebräuchlich war, und die Art und Weise, wie er durch Schwalbenschwanz mit dem Knopf verbunden wird, ist dieselbe, die bisher in den Vereinigten Staaten verwendet wurde, wobei das Material gebräuchlich ist und kein anderer Einfallsreichtum oder andere Fähigkeiten erforderlich sind Um den Knopf als den eines gewöhnlichen Mechanikers zu konstruieren, der mit dem Geschäft vertraut ist, ist das Patent nichtig und die Kläger haben keinen Anspruch auf Rückforderung.

Urteil des Obersten Gerichtshofs

Gerechtigkeit Samuel Nelson

Richter Samuel Nelson gab die Stellungnahme für ein 8: 1-Gericht ab. Richter Levi Woodbury widersprach.

Mehrheitsmeinung

Der Anwalt der Kläger räumte ein, dass "Knöpfe seit vielen hundert Jahren in Gebrauch waren; Töpferwaren und Porzellan viele tausend", bestand jedoch darauf, dass "es noch nie zuvor gelungen ist, Ton und Eisen zu vereinen, um aus den beiden einen wesentlichen Bestandteil zu machen und nützlicher Artikel, "weil es" viele Schwierigkeiten gibt, sie zu vereinen ", und es erforderte Geschick, Gedanken und Erfindungen, um sie zu vereinen." Außerdem waren die neuen Türklinken "billiger und besser als jeder ähnliche Artikel, der jemals zuvor bekannt war." ein großer kommerzieller Erfolg und ersetzen Metallknopf überall.

Der Gerichtshof befand diese Argumente für nicht zutreffend. Es wurde festgestellt, "dass Knöpfe aus Metall, Holz usw., die mit einem Schaft und einer Spindel verbunden waren, in der Art und Weise und mit den Mitteln, die die Patentinhaber bei ihrer Herstellung verwendeten, zuvor bekannt waren und öffentlich verwendet wurden". Auch die Türklinken aus Ton waren alt. Daher "war die einzige Neuheit, die ihrerseits behauptet werden konnte, die Anpassung dieses alten Geräts an Knöpfe aus Töpferton oder Porzellan; mit anderen Worten, die Neuheit bestand darin, den Tonknopf anstelle eines aus Metall zu ersetzen oder Holz. "

Daher war McLeans Anklage gegenüber der Jury richtig, "es sei denn, es waren mehr Einfallsreichtum und Geschick bei der Anwendung der alten Methode zur Befestigung des Schafts und des Knopfes erforderlich, um ihn auf den Ton- oder Porzellanknopf aufzubringen, als es ein gewöhnlicher Mechaniker besaß Bei dem Geschäft fehlte das Maß an Können und Einfallsreichtum, die wesentliche Elemente jeder Erfindung ausmachen. " Das Patent ist ungültig, weil: "Mit anderen Worten, die Verbesserung ist die Arbeit des geschickten Mechanikers, nicht die des Erfinders."

Abweichende Meinung

Gerechtigkeit Levi Woodbury

Richter Woodbury war anderer Meinung. Er konzentrierte sich auf den letzten Aspekt der abgelehnten Anklage. Die Patentinhaber beantragten die Anweisung, dass "das Patent gültig ist, wenn der so angebrachte Knopf aus Ton oder Porzellan ein Artikel ist, der besser und billiger ist als der bisher aus Metall oder anderen Materialien hergestellte Knopf." Er hielt den "gewöhnlichen Mechaniker" -Test für falsch, um festzustellen, ob die beanspruchte Erfindung patentierbar war, "während meiner Ansicht nach der wahre Test für ihre Patentierbarkeit darin bestand, dass die Erfindung neu und besser und billiger war als die vorhergehende." Wenn das neue Gerät

war in Wahrheit besser und billiger als das, was ihm zu diesem Zweck vorausgegangen war, wäre es sicherlich eine Verbesserung. Es wäre weder leichtfertig noch nutzlos, und unter allen Umständen ist es offensichtlich, dass die für die Konstruktion erforderliche Fähigkeit, auf die sich sowohl das nachstehende Gericht als auch das Gericht hier stützen, eine immaterielle Untersuchung ist oder der Frage, ob sie vollständig untergeordnet ist, völlig untergeordnet ist Die Erfindung war nicht billiger und besser.

Woodbury schloss: "Und warum ist er nicht ein Wohltäter für die Gemeinschaft und ermutigt durch Schutz, der die Verwendung einer so billigen Erde als Ton für Knöpfe oder in einer neuen Form oder Kombination erfindet, durch die die Gemeinschaft größtenteils besteht." Gewinner? "

Post- Hotchkiss- Entwicklungen

In der Entscheidung Reckendorfer gegen Faber von 1875 prüfte und bestätigte der Gerichtshof die Entscheidung von Hotchkiss . Der Gerichtshof hat die Erfindung folgendermaßen beschrieben:

Der Anspruch besteht einfach in der Kombination von Blei und Kautschuk im Halter eines Zeichenstifts; Mit anderen Worten, bei Verwendung eines gewöhnlichen Bleistifts, an dessen einem Ende und für etwa ein Viertel seiner Länge ein Streifen aus Kautschuk angebracht ist, der auf eine Seite des Stifts geklebt ist.

Wie Hotchkiss 'Türknauf war der auf einen Bleistift geklebte Radiergummi das Produkt bloßer mechanischer Fähigkeiten und daher nicht patentierbar:

Ein Instrument oder eine Herstellung, die lediglich das Ergebnis mechanischer Fähigkeiten ist, ist nicht patentierbar. Mechanische Fähigkeiten sind eine Sache; Erfindung ist eine andere Sache. Die Perfektionierung der Verarbeitung ist nicht patentierbar, auch wenn sie den Komfort erhöht, die Verwendung erweitert oder die Kosten senkt.

In ähnlicher Weise verwendete der Gerichtshof 1883 in der Rechtssache Atlantic Works gegen Brady eine Sprache wie die von Hotchkiss, um ein Patent für ungültig zu erklären: "Es war nie Gegenstand dieser Gesetze, ein Monopol für jedes unbedeutende Gerät, jeden Schatten eines Schattens einer Idee zu gewähren. das würde natürlich und spontan jedem erfahrenen Mechaniker oder Bediener im normalen Fortschritt der Hersteller einfallen. "

In der Entscheidung von 1891 in der Rechtssache Magowan gegen New York Belting & Packing Co. wiederholte das Gericht erneut Hotchkiss - indem es ein Patent als gültig bestätigte: "[Wihat Gately war nicht nur die Arbeit eines erfahrenen Mechanikers, der nur sein allgemeines Wissen anwendete und Erfahrung, und erkannte den Grund für das Scheitern von [früheren Erfindungen] und lieferte, was offensichtlich fehlte; und dass der vorliegende Fall ... die kreative Arbeit der erfinderischen Fakultät beinhaltet. "

In der Rechtssache Mast, Foos & Co. gegen Stover Mfg. Co. verwendete das Gericht einige Jahre später den Hotchkiss- Test "geschickter Mechaniker", um das Patent für ungültig zu erklären, und erklärte, was ein erfahrener Mechaniker vermutlich weiß - nämlich alle der relevante Stand der Technik:

Die Grenze zwischen Erfindung und mechanischem Können ist oft äußerst schwierig zu ziehen, aber angesichts des bisher gezeigten Standes der Technik können wir nicht sagen, dass die Anwendung dieser alten Vorrichtung auf eine Verwendung, die in der jeweiligen Maschine nur neu war auf die es angewendet wurde, war alles mehr, als einem intelligenten Mechaniker vorgeschlagen worden wäre, der die Patente vor sich hatte, auf die wir aufmerksam gemacht haben. Es ist zwar völlig richtig, dass die Tatsache, dass diese Änderung bei keinem mit Windmühlen vertrauten Mechaniker aufgetreten ist, ein Beweis für etwas mehr als mechanische Fähigkeiten der Person ist, die sie entdeckt hat, aber es ist wahrscheinlich, dass keiner von diesen den Zustand vollständig kannte über den Stand der Technik und die Standardeinrichtungen, aber wie bereits erwähnt, müssen wir bei der Bestimmung der Erfindungsfrage davon ausgehen, dass der Patentinhaber vollständig über alles informiert war, was ihm vorausging, ob dies tatsächlich der Fall war oder nicht.

Der Standard des Gerichts für gewöhnliche mechanische Fähigkeiten stieg und fiel im Laufe der Jahre, wurde jedoch nach der Weltwirtschaftskrise und dem New Deal immer strenger. In der Rechtssache Cuno Engineering Corp. gegen Automatic Devices Corp. aus dem Jahr 1941 wandte sich das Gericht von Hotchkiss ab , um einen automatischen Zigarettenanzünder für Autos ungültig zu machen, die einen Thermostat zum Herausspringen des Feuerzeugs verwendeten, damit der Benutzer ihn nicht festhalten musste In die Steckdose legen, bis sie ausreichend erhitzt ist. Im zweiten Stromkreis hatte Judge Learned Hand das Gerät patentierbar gehalten und in einem Echo von Hotchkiss entschieden: "Wenn Patente an diejenigen gehen sollen, die neue Geräte einbringen, die jenseits der begrenzten Vorstellungskraft eines gewöhnlichen Fachmanns liegen, scheint uns diese Erfindung ein Patent verdienen. " In der Berufung hat die Stellungnahme des Gerichtshofs (per Douglas, J.) Hotchkiss anders auf die Tatsachen angewendet :

Seit der Entscheidung von Hotchkiss v. Greenwood im Jahr 1851 wurde erkannt, dass, wenn eine Verbesserung die privilegierte Position eines Patents erreichen soll, mehr Einfallsreichtum erforderlich ist als die Arbeit eines Fachmanns auf dem Fachgebiet. . . . Das Prinzip des Hotchkiss- Falls gilt für die Anpassung oder Kombination alter oder bekannter Geräte für neue Zwecke.

Dann belebte der Cuno Court Reckendorfer gemischt mit Atlantic Works gemischt mit Hotchkiss , indem er hinzufügte:

Das neue Gerät, so nützlich es auch sein mag, muss den Blitz des kreativen Genies offenbaren, nicht nur die Fähigkeit der Berufung. Wenn dies fehlschlägt, hat es sein Recht auf einen privaten Zuschuss im öffentlichen Bereich nicht begründet. . . Wir können nicht schlussfolgern, dass seine Fähigkeit, diesen Beitrag zu leisten, das Niveau des Erfindergeistes erreicht hat, zu dessen Belohnung die Verfassung den Kongress ermächtigt. . . . Einfallsreichtum war erforderlich, um die Anpassung zu bewirken, aber nicht mehr als das, was von einem Fachmann auf dem Fachgebiet zu erwarten war. Eine strikte Anwendung dieses Tests ist notwendig, damit bei der ständigen Nachfrage nach neuen Geräten nicht die geringste Anerkennung für jeden geringfügigen technologischen Fortschritt in einer Kunst geleistet wird.

Nachfolgende Fälle in diesem Zeitraum verwendeten eine ähnliche Sprache.

1952 kam Great Atlantic & Pacific Tea Co. gegen Supermarket Equipment Corp. , der letzte Fall vor dem Inkrafttreten des Patentgesetzes von 1952, in dem Hotchkiss als gesetzlicher Standard für die Patentierbarkeit kodifiziert wurde . Im A & P- Fall war die beanspruchte Erfindung ein Gestell oder Rahmen mit drei Seiten und ohne Ober- oder Unterseite, mit dem Lebensmittel entlang einer Theke neben einer Registrierkasse gezogen werden konnten. Alle Elemente der beanspruchten Kombination waren alt und funktionierten ähnlich wie in der Vergangenheit. Der Gerichtshof sagte:

Die Verbindung oder das Konzert bekannter Elemente muss etwas beitragen; Nur wenn das Ganze in irgendeiner Weise die Summe seiner Teile überschreitet, ist die Anhäufung alter Geräte patentierbar. Elemente können natürlich, insbesondere in der Chemie oder Elektronik, eine neue Qualität oder Funktion annehmen, wenn sie zusammengebracht werden, aber dies ist kein übliches Ergebnis der Vereinigung von Elementen, die in der Mechanik alt sind. Dieser Fall hat keine ungewöhnlichen oder überraschenden Konsequenzen aus der Vereinheitlichung der hier betroffenen Elemente, und nichts deutet darauf hin, dass die Vorinstanzen die Behauptungen im Lichte dieses ziemlich strengen Tests geprüft haben.

In einer übereinstimmenden Stellungnahme sammelte Richter Douglas eine Liste von Fällen, in denen der Gerichtshof den Hotchkiss- Test für Erfindungen dahingehend ausgelegt hatte, dass ein Niveau erforderlich war, das "erfinderisches Genie" verkörpert:

  • Reckendorfer v. Faber , 92 US 347, 357 - "Genie oder Erfindung"
  • Smith gegen Whitman Saddle Co. , 148 US 674, 681 - "Intuitives Genie"
  • Potts v. Creager , 155 US 597, 607 - "Erfindergeist"
  • Concrete Appliances Co. gegen Gomery , 269 US 177, 185 "Erfindergeist
  • Mantle Lamp Co. of America gegen Aluminium Products Co. , 301 US 544, 546
  • Cuno Engineering Corp. gegen Automatic Devices Corp. , 314 US 84, 91 - "der Blitz des kreativen Genies, nicht nur die Fähigkeit des Anrufers."

Ein Kommentator bezeichnete die Zeit von 1930 bis 1952 als "die kritischste Haltung des Obersten Gerichtshofs gegenüber Patenten und Patentmonopolen". Es folgte sofort eine Änderung der Patentgesetze, um einen auf Hotchkiss basierenden "Nicht-Offensichtlichkeits" -Standard zu kodifizieren , um den zuvor verwendeten "Erfindungs" -Standard zu ersetzen, der das Erfordernis des Genies begrenzen soll.

1952 Kodifizierung von Hotchkiss

Wie in der Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Dawson Chemical Co. gegen Rohm & Haas Co. erläutert , setzte sich die Patentanwaltskammer energisch für eine Rücknahme der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs aus der Zeit vor 1952 oder zumindest der von ihnen verwendeten Sprache ein. Schließlich gelang es ihm, den Kongress davon zu überzeugen, 35 USC § 103 als Teil einer Kodifizierung des Patentrechts zu erlassen und das Erfordernis der Nicht-Offensichtlichkeit für die Patentierbarkeit in der Sprache von Hotchkiss festzulegen .

Der neue Abschnitt lieferte:

Ein Patent für eine beanspruchte Erfindung kann nicht erhalten werden, ungeachtet dessen, dass die beanspruchte Erfindung nicht identisch offenbart ist, wie in Abschnitt 102 dargelegt, wenn die Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik derart sind, dass die beanspruchte Erfindung als Ganzes gewesen wäre offensichtlich vor dem effektiven Anmeldetag der beanspruchten Erfindung für einen Durchschnittsfachmann, auf den sich die beanspruchte Erfindung bezieht. Die Patentierbarkeit wird durch die Art und Weise, in der die Erfindung gemacht wurde, nicht negiert.

Die Gesetzgebungsgeschichte des neuen § 103 wird in Graham gegen John Deere Co. erörtert, der im folgenden Abschnitt erörtert wird.

Urteile des Obersten Gerichtshofs von Graham an KSR

Graham

Die erste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Auslegung der Kodifizierung von Hotchkiss aus dem Jahr 1952 war Graham gegen John Deere Co. , in der der Gerichtshof erklärte, dass das inhärente Problem bei der Formulierung der Bedingungen für die Patentierbarkeit darin bestehe, "Mittel zu entwickeln, um jene Erfindungen auszusortieren, die nicht offengelegt werden würden oder entwickelt, aber für die Einleitung eines Patents. " Der Gerichtshof fügte hinzu, dass " Hotchkiss , indem er die Bedingung stellte, dass eine patentierbare Erfindung mehr Einfallsreichtum und Geschicklichkeit beweist als die eines gewöhnlichen Mechanikers, der mit dem Geschäft vertraut ist, lediglich zwischen neuen und nützlichen Innovationen unterschied, die ein Patent aufrechterhalten konnten, und solchen, die es waren nicht." Der Hotchkiss- Test "legte jedoch lediglich den Grundstein für die Entwicklung der Justiz", der zur Festlegung der Bedingungen für die Patentierbarkeit erforderlich ist. Der Wert der Hotchkiss- Formulierung lag "in ihrem funktionalen Ansatz bei Fragen der Patentierbarkeit. In der Praxis hat Hotchkiss einen Vergleich zwischen dem Gegenstand des Patents oder der Patentanmeldung und den Hintergrundfähigkeiten der Berufung verlangt Vergleich, dass die Patentierbarkeit jeweils festgestellt wurde. "

Nach der Graham- Entscheidung besteht der Hauptunterschied zwischen der Sprache von Hotchkiss und der von § 103 darin, dass der Kongress "Nicht-Offensichtlichkeit" als operativen Test des Abschnitts und nicht die weniger eindeutige "Erfindungs" -Sprache von Hotchkiss hervorgehoben hat , die der Kongress dachte hatte zu 'einer großen Vielfalt' von Ausdrücken in Entscheidungen und Schriften geführt. " Die Bedeutung von § 103 ist die gleiche wie die von Gerichtsentscheidungen seit Hotchkiss "seit mehr als 100 Jahren": Eine beanspruchte Erfindung ist möglicherweise nicht patentierbar, selbst wenn sie neu ist, "wenn der Unterschied zwischen der neuen Sache und dem, was vorher bekannt war, nicht ausreichend berücksichtigt wird großartig, um ein Patent zu rechtfertigen. "

Der Gerichtshof erklärte dann, dass die gesetzliche Kodifizierung von Hotchkiss 100 Jahre Präzedenzfälle seit Hotchkiss nicht beseitigt habe . Der Gerichtshof erklärte:

Es ist unbestritten, dass dieser Abschnitt zum ersten Mal ein gesetzlicher Ausdruck eines zusätzlichen Erfordernisses für die Patentierbarkeit war, das ursprünglich in Hotchkiss zum Ausdruck kam . Es scheint auch offensichtlich, dass der Kongress mit dem letzten Satz von § 103 beabsichtigte, den Test abzuschaffen, von dem er glaubte, dass dieser Gerichtshof ihn in der umstrittenen Formulierung "Blitz des kreativen Genies" angekündigt hat, die in Cuno Engineering Corp. gegen Automatic Devices Corp. verwendet wird.

Es wäre jedoch falsch, erklärte der Gerichtshof weiter, die Behauptungen "einiger Parteien und mehrerer Amici zu akzeptieren, dass der erste Satz von § 103 dazu gedacht sei, Präzedenzfälle zu beseitigen und die Patentierbarkeit zu verringern". Lieber:

Wir glauben, dass diese Gesetzgebungsgeschichte sowie andere Quellen zeigen, dass die Revision vom Kongress nicht dazu gedacht war, das allgemeine Niveau patentierbarer Erfindungen zu ändern. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Abschnitt lediglich als Kodifizierung von Präzedenzfällen gedacht war, die die Hotchkiss- Bedingung umfassen, wobei die Anweisungen des Kongresses, dass Untersuchungen zur Offensichtlichkeit des Gegenstandes, der patentiert werden soll, eine Voraussetzung für die Patentierbarkeit sind.

Der Gerichtshof schloss seine Erläuterung der Bedeutung von § 103 mit dieser Anweisung ab:

[I] t muss wiederholt werden, dass wir keine Änderung in der allgemeinen Strenge finden, mit der der Gesamttest angewendet werden soll. Wir wurden aufgefordert, in § 103 einen entspannten Standard zu finden, angeblich eine Reaktion des Kongresses auf den "erhöhten Standard", den der Gerichtshof in seinen Entscheidungen in den letzten 20 oder 30 Jahren angewandt hat. Der Standard ist in diesem Gericht unveränderlich geblieben.

Andersons Black Rock

Der nächste Fall der Offensichtlichkeit des Obersten Gerichtshofs nach Graham war Anderson's-Black Rock, Inc. gegen Pavement Salvage Co. , in dem der Gerichtshof ein Patent auf ein Straßenbesserungsgerät für ungültig erklärte. Das Gerät war eine Kombination aus alten Geräten, bei denen jede Komponente dieselbe Funktion wie in der Vergangenheit hatte. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss:

[W] Obwohl die Kombination alter Elemente eine nützliche Funktion ausübte, trug sie nichts zur Art und Qualität des bereits patentierten Strahlungswärmebrenners bei. Wir schließen weiter, dass für den Fachmann die Verwendung der alten Elemente in Kombination keine Erfindung nach dem offensichtlich nicht offensichtlichen Standard war.

Johnston

Der nächste Fall des Obersten Gerichtshofs, der sich mit der Offensichtlichkeit befasste, war Dann gegen Johnston , in dem der Gerichtshof die Ablehnung von Ansprüchen auf eine Methode zur Erstellung von Aufzeichnungen über Bankschecks für Ausgaben in verschiedenen Kategorien wie Miete, Löhne, Materialkosten usw. bestätigte dass Einkommenssteuern leichter berechnet werden könnten. Der Hof erklärte, dass der geltende Standard für Nicht-Offensichtlichkeit nicht erfüllt worden sei:

Das bloße Vorhandensein von Unterschieden zwischen dem Stand der Technik und einer Erfindung begründet nicht die Nicht-Offensichtlichkeit der Erfindung. Die Lücke zwischen dem Stand der Technik und dem System des Befragten ist einfach nicht so groß, dass das System für einen Fachmann nicht offensichtlich ist.

Sakraida

Drei Wochen nach Johnston entschied das Gericht Sakraida gegen Ag Pro, Inc. Das Gericht wies an:

Es ist seit langem klar, dass die Verfassung verlangt, dass es eine "Erfindung" gibt, die zum Patentschutz berechtigt ist. Dann v. Johnston . Wie wir in Hotchkiss v. Greenwood erklärt haben :
[U] ohne mehr Einfallsreichtum und Können. . . waren erforderlich . . . Als es ein gewöhnlicher Mechaniker besaß, der mit dem Geschäft vertraut war, fehlte das Maß an Geschick und Einfallsreichtum, das wesentliche Elemente jeder Erfindung ausmacht. Mit anderen Worten, die Verbesserung ist die Arbeit des geschickten Mechanikers, nicht die des Erfinders.

Unter Anwendung dieser Rechtsnorm hielt der Gerichtshof das Patent für ungültig, wie dies nach § 103 offensichtlich ist.

KSR

Drei Jahrzehnte später hat der Oberste Gerichtshof zuletzt den Offensichtlichkeitsstandard überarbeitet. In der Rechtssache KSR International Co. gegen Teleflex Inc. lehnte der Gerichtshof den Ansatz des Federal Circuit ab , die Offensichtlichkeit als dem Hotchkiss- Standard nicht ausreichend treu zu bestimmen, wie in Graham gegen Deere erläutert . Der Federal Circuit hatte einen "starren" Test verwendet, der als "Lehr-, Vorschlags- oder Motivationstest" (TSM-Test) bekannt ist, bei dem ein Patentanspruch nur dann als offensichtlich erwiesen wird, wenn "eine Motivation oder ein Vorschlag zur Kombination der Lehren des Standes der Technik vorliegt" "kann im Stand der Technik, in der Art des Problems oder in der Kenntnis einer Person mit gewöhnlichen Fachkenntnissen gefunden werden." "Während der gesamten Auseinandersetzung dieses Gerichts mit der Frage der Offensichtlichkeit", so der Gerichtshof, "haben unsere Fälle einen expansiven und flexiblen Ansatz dargelegt", der auf Hotchkiss basiert und "nicht mit der Art und Weise vereinbar ist, wie das Berufungsgericht seinen TSM-Test hier angewendet hat". Der Gerichtshof kritisierte auch die Behandlung von Patenten auf Kombinationen alter Elemente durch den Federal Circuit, bei denen die Elemente dieselbe Funktion hatten wie immer, und ignorierte damit die in Graham bekräftigte Betonung der "Funktionalität" in Hotchkiss .

Das Gericht erklärte unter Berufung auf den Fall A & P Tea :

Seit über einem halben Jahrhundert stellt der Gerichtshof fest, dass ein "Patent für eine Kombination, die nur alte Elemente vereint, ohne ihre jeweiligen Funktionen zu ändern ... offensichtlich das zurückzieht, was bereits auf dem Gebiet seines Monopols bekannt ist, und die verfügbaren Ressourcen verringert geschickte Männer. " Great Atlantic & Pacific Tea Co. Dies ist ein Hauptgrund für die Ablehnung, Patente für das Offensichtliche zuzulassen. Die Kombination bekannter Elemente nach bekannten Methoden ist wahrscheinlich offensichtlich, wenn sie nur vorhersehbare Ergebnisse liefert.

Unter Anwendung dieser Standards hielt der Gerichtshof das Patent aus Gründen der Offensichtlichkeit für ungültig. Abschließend wurde erklärt, dass die Einhaltung des Hotchkiss- Tests von wesentlicher Bedeutung ist: "Andernfalls könnten Patente den Fortschritt nützlicher Künste eher ersticken als fördern." Und es ermahnte, dass der Federal Circuit "das Problem in einer engen, starren Weise analysiert habe, die nicht mit § 103 und unseren Präzedenzfällen vereinbar sei".

Verweise

Die Zitate in diesem Artikel sind im Bluebook- Stil verfasst. Weitere Informationen finden Sie auf der Diskussionsseite .

Externe Links